Vorsicht ist besser als Nachsicht: Monopoly, Banksys ‚Flower Thrower‘ und die Frage der Bösgläubigkeit

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Mathis Uhl, Referendar in der Wahlstation bei HARTE-BAVENDAMM, für seinen ganz wesentlichen Beitrag und seine großartige Unterstützung zu diesem Artikel.

1. Überblick zu Wiederholungsmarken

Sogenannte Wiederholungsmarken sind gesetzlich nicht geregelt und daher nicht genau definiert. In der Regel versteht man unter einer Wiederholungsmarke eine Marke, welche mit einer bereits bestehenden älteren Marke desselben Markeninhabers identisch ist, d.h. eine Marke mit identischem Zeichen und identischem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis. Ob und inwieweit auch Marken, die einer älteren Marke nur ähnlich sind, als Wiederholungsmarken eingeordnet werden können, ist höchst umstritten.

Im Allgemeinen sind Wiederholungsmarken bzw. Wiederholungsanmeldungen nicht verboten. Allerdings rief es große Bedenken hervor, dass es sich zu einer gängigen Geschäftsstrategie von Markeninhabern entwickelte, Wiederholungsanmeldungen unmittelbar vor Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist gemäß Artikel 18 Abs. 1 UMV einzureichen, um die Verpflichtung zur ernsthaften Benutzung der Marke zu umgehen und somit weitere Benutzungsschonfristen auszunutzen. Diese Praxis (auch bekannt als „Evergreening“) warf zudem die Frage auf, ob eine solche Wiederholungsanmeldung bösgläubig erfolgte und daher der Schutz verweigert werden oder, falls die entsprechende Marke bereits eingetragen war, diese löschungsreif sein sollte.

Nach deutschem Recht gibt es bisher keine Rechtsgrundlage für Löschungsverfahren gegen bösgläubig angemeldete Wiederholungsmarken. Anders verhält es sich in Verletzungsverfahren. Dort könnte unter dem Einwand des Rechtsmissbrauch geltend gemacht werden, dass die Anmeldung der Wiederholungsmarke bösgläubig erfolgte und sich der Markeninhaber somit nicht auf die Wiederholungsmarke berufen kann, um einen Dritten an der Benutzung des entsprechenden Zeichens zu hindern.

Im EU-Recht spielen gegen Wiederholungsmarken gerichtete Löschungsverfahren häufiger eine Rolle, wie unter anderem die wegweisende Entscheidung "MONOPOLY" und die jüngeren Entscheidungen des EUIPO zu Banksys bekanntestem Kunstwerk, dem Flower Thrower, zeigen. Rechtsgrundlage ist insoweit Artikel 59 Abs. 1 lit. b UMV, wonach eine Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt wird, "wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war".

In Anbetracht der Tatsache, dass der Einwand der Bösgläubigkeit als Mittel eines Gegenangriffs oder der Verteidigung immer mehr an Beliebtheit gewonnen hat, ist es wichtig, die von den europäischen Gerichten und dem EUIPO entwickelten maßgeblichen Grundsätze zu kennen, um eine effiziente Markenstrategie zu entwickeln und Marken wirksam gegen Dritte zu schützen.

2. Monopoly – ein wegweisender Fall

In seiner kontrovers diskutierten Monopoly-Entscheidung (Urteil des Gerichts vom 21. April 2021, Hasbro gegen EUIPO - Kreativni Događaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211) hat das EuG die wichtigsten Grundsätze zur Frage der Bösgläubigkeit bei der Wiederholungsanmeldung älterer Marken dargelegt.

a) Hintergrund des Falles

Im Jahr 2010 meldete der US-amerikanische Spielzeughersteller Hasbro die Wortmarke „MONOPOLY“ für Waren und Dienstleistungen der Nizza-Klassen 9, 16, 28 und 41 an. Hasbro war bereits Inhaber von drei älteren EU-Wortmarken „MONOPOLY“. Die am 25. März 2011 eingetragene „neue“ Marke bezog sich teilweise auf neue Waren und Dienstleistungen, zu einem erheblichen Teil aber auch auf Waren, die bereits durch die älteren Marken geschützt waren. Im Jahr 2015 strengte ein kroatisches Unternehmen ein Löschungsverfahren gegen die neue MONOPOLY-Marke an und machte geltend, dass Hasbro zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gehandelt habe, da die Anmeldung eine Wiederholung der drei oben genannten älteren Marken sei und darauf abziele, die Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marken zu umgehen. Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO wies den Löschungsantrag zurück.

Während einer mündlichen Verhandlung im anschließenden Beschwerdeverfahren gab ein Zeuge von Hasbro an, dass Hasbro die Markenanmeldung auch deshalb eingereicht hatte, um die Benutzung der Marke nicht in jedem einzelnen Fall nachweisen zu müssen, was angeblich eine gängige Praxis in der Branche sei. Diese Aussage war von entscheidender Bedeutung, da die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO danach zu dem Schluss kam, dass die Wiederholungsmarke eingereicht worden sei, um die Durchsetzung der Marke zu ermöglichen, ohne ihre Benutzung nachweisen zu müssen, und auch mit dem Ziel, die Kosten für die Vorlage von Benutzungsnachweisen und die Teilnahme an mündlichen Verhandlungen zu senken, wodurch die rechtlichen Anforderungen umgangen und das EU-Markensystem untergraben wurde.

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass Hasbro in Bezug auf die von der angefochtenen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen, welche mit den von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen identisch sind, bei der Anmeldung der angefochtenen Marke bösgläubig gehandelt habe, und erklärte die angefochtene Marke daher für nichtig.

Insbesondere kam das Amt zu dem Schluss, dass Hasbro die Wiederholungsmarke wissentlich mit dem Ziel eingereicht hatte, den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke im Widerspruchsverfahren zu vermeiden, und sah keine andere „wirtschaftliche Logik“ für eine solche Anmeldestrategie. Das Argument von Hasbro, dass dies der üblichen Branchenpraxis entspreche, impliziere eindeutig, dass eine solche Strategie vorsätzlich angewandt worden sei. Dies werde auch durch die Tatsache gestützt, dass Hasbro sowohl die früheren Eintragungen als auch die angefochtene EU-Marke bereits als Grundlage für Widerspruchsverfahren verwendet habe.

b) Die Entscheidung des Gerichts

Das EuG bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die Wiederholungsanmeldung teilweise bösgläubig erfolgt war, und wies die Beschwerde von Hasbro zurück.

Die wichtigsten Punkte des Urteils vom April 2021 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Die Gutgläubigkeit des Markenanmelders wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet. Stellt das EUIPO jedoch fest, dass die objektiven Umstände des Einzelfalls zur Widerlegung der Vermutung der Gutgläubigkeit führen können, obliegt es dem Markeninhaber, plausible Erklärungen zu den mit der Anmeldung verfolgten Zielen und der wirtschaftlichen Logik zu liefern.
• Wiederholungsmarken sind nicht per se verboten, aber eine Anmeldung, welche in der Absicht erfolgt, die Folgen der Nichtbenutzung älterer Marken zu vermeiden, deutet auf die Bösgläubigkeit des Anmelders hin.
• as EuG bestätigte, dass die Tatsache, dass eine Anmeldung nicht nur von dem Vorteil motiviert ist, die ernsthafte Benutzung der Marke nicht nachweisen zu müssen, sondern auch andere Gründen verfolgt, für sich allein noch nicht genügt, um eine Bösgläubigkeit auszuräumen.
• Ob der Anmelder durch die Wiederholungsmarke einen Vorteil erlangt oder einen Schaden verursacht, ist für die Beurteilung der Bösgläubigkeit unerheblich.
• Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist nicht die Dauer der Verlängerung einer Benutzungsschonfrist (die vom gewählten Anmeldetag abhängt), sondern die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich.
• Weder die Tatsache, dass die Strategie von Wiederholungsanmeldungen in der Branche üblich sein könnte, noch die Tatsache, dass der Anmelder den Rat eines Anwalts befolgt hat, genügen allein, um Bösgläubigkeit auszuräumen.
• Die Bösgläubigkeit erstreckt sich auf alle von der angefochtenen Marke erfassten Waren, die in einer allgemeineren Kategorie von Waren enthalten sind, die von der älteren Marke erfasst werden.
  

3. Banksy's Flower Thrower – aktuelle Rechtsprechung zu Wiederholungsmarken

Der Trend von Wiederholungsmarken scheint nicht abzuflachen, ebenso wenig wie der Trend vom Einwand der Bösgläubigkeit.

In seiner jüngsten Entscheidung vom 21. Dezember 2023 (Nr. C 47 807) erklärte das EUIPO eine Marke, welche eines der berühmtesten Kunstwerke des bekannten Künstlers Banksy, den Flower Thrower (unten abgebildet), wiedergibt, auf der Grundlage von Artikel 59 Art. 1 lit. b UMV teilweise für nichtig, da die Marke als sogenannte Wiederholungsmarke bösgläubig angemeldet wurde.

Die Marke wurde von Banksys Unternehmen Pest Control (dem „Markeninhaber“) am 30. August 2019 angemeldet, unmittelbar nach Ablauf der Benutzungsschonfrist einer identischen älteren EU-Marke, die am 29. August 2014 eingetragen worden war. Abgesehen von einigen „neuen“ Waren und Dienstleistungen stimmten die Marken in ihrem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis weitgehend überein.

In Anbetracht des Zeitpunkts und der Tatsache, dass die Marke für größtenteils identische Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde, stellte die Nichtigkeitsabteilung fest, dass die Anmeldung der angefochtenen EU-Marke ohne jede „wirtschaftliche Logik“ und somit bösgläubig erfolgte, da sie (u.a.) Waren und Dienstleistungen bezeichnete, die bereits von Banksys älterer EU-Marke erfasst waren. Wie die Nichtigkeitsabteilung hervorhob, hat der Inhaber „kein überzeugendes Argument vorgebracht, das erklärt, warum er eine identische Marke für Waren und Dienstleistungen erneut angemeldet hat, die mit einigen der bereits von seiner älteren Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen identisch sind“.

Die Verteidigung des Markeninhabers stützte sich lediglich auf das Argument, er habe die angefochtene Marke aufgrund der Gefahr des Verlustes seiner eingetragenen Marke angemeldet, gegen die etwa fünf Monate vor der erneuten Anmeldung ein auf absolute Gründe gestützter Nichtigkeitsantrag gestellt worden sei. Die Nichtigkeitsabteilung hielt dies nicht für überzeugend, sondern sah den maßgeblichen Grund in der Umgehung der Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke. Und selbst unter Berücksichtigung des Arguments des Markeninhabers stellte die Abteilung fest, dass eine solche Absicht der erneuten Anmeldung, um die Folgen einer auf (absolute) Gründe gestützten Entscheidung über die Gültigkeit der ersten Marke zu vermeiden, „nicht per se als rechtmäßig angesehen werden kann“. Die Marke wurde daher für die Waren und Dienstleistungen gelöscht, welche mit der älteren Marke identisch sind.

Gegen die Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt. Bis heute liegt jedoch noch keine Entscheidung der Beschwerdekammer vor. In Anbetracht der jüngsten EU-Rechtsprechung scheint es allerdings recht wahrscheinlich, dass die Kammer die Argumente des Markeninhabers zurückweisen und die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung aufrechterhalten wird.

Dieser jüngste Banksy-Fall (einer in einer Reihe von Löschungsentscheidungen in Bezug auf Banksys Marken) verdeutlicht noch einmal mehr die Risiken, welche mit Wiederholungsmarken verbunden sind, und zeigt, wie ein gut begründeter Einwand der Bösgläubigkeit zur Löschung der betreffenden Marke führen kann.

4. Praktische Folgen für Markeninhaber

Wiederholungsanmeldungen - wie vom EuG definiert - werden im Allgemeinen als rechtmäßige Geschäftspraxis angesehen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in denen sich eine Marke im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat (wie in der Rechtssache Pelikan, siehe Urteil des EuG vom 13. Dezember 2012, T-136/11, EU:T:2012:689) oder in denen die Wiederholungsmarke neue Waren und Dienstleistungen bezeichnet, weil der Inhaber sein Geschäft ausweitet.

Nur eine unredliche Absicht, die hinter einer Wiederholungsanmeldung steht, kann zu einer bösgläubigen Anmeldung führen.

Ob eine Marke bösgläubig angemeldet wurde, ist im Einzelfall zu beurteilen und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das Fehlen einer wirtschaftlichen Tätigkeit als solche oder einer Benutzung der Wiederholungsmarke begründet begründen allein noch keine Bösgläubigkeit, entscheidend ist die unredliche Absicht des Anmelders.

Im Allgemeinen wird die Gutgläubigkeit so lange vermutet, bis das Gegenteil bewiesen ist; die Beweislast für das Vorliegen von Bösgläubigkeit liegt also beim Antragsteller bzw. demjenigen, der sich auf den Einwand beruft.

Dieser muss daher die Umstände darlegen, welche den Schluss zulassen, dass die Marke bösgläubig angemeldet wurde. Dies kann z. B. den Nachweis umfassen, dass der Markeninhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht die Absicht hatte, die Marke zu benutzen, oder beabsichtigte, die Frist für die Nichtbenutzung künstlich zu verlängern, indem er eine ältere EU-Marke erneut anmeldete, um den Verlust eines Rechts infolge der Nichtbenutzung zu vermeiden. Eine solche Absicht kann unter anderem dadurch belegt werden, dass sich der Markeninhaber ausschließlich auf Wiederholungsmarken in Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren stützt.

Die Beweislast kann sich jedoch verlagern, wenn das Amt oder Gericht zu dem Schluss kommt, dass die vom Antragsteller vorgetragenen objektiven Umstände die Vermutung des guten Glaubens widerlegen können.

In diesem Fall muss der Inhaber der Wiederholungsmarke beweisen, dass der Anmeldung eine legitime wirtschaftliche Logik zugrunde lag.

Nach EU-Recht sind Wiederholungsmarken einem erheblichen Risiko ausgesetzt, mit einem Antrag auf Nichtigerklärung (oder einer Widerklage) wegen Bösgläubigkeit angegriffen zu werden.

Aus Sicht des Markeninhabers ist es daher von entscheidender Bedeutung, dass er hinreichende Beweise für die legitimen Gründe der erneuten Anmeldung vorlegen kann. Dabei ist zu beachten, dass die Vermutung der Gutgläubigkeit widerlegt werden kann, wenn ausreichende objektive Umstände dargelegt werden, welche auf eine unredliche Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung hindeuten, was dann zu einer Umkehr der Beweislast führen würde

5. Strategien zur Vermeidung von Bösgläubigkeitsvorwürfen bei Wiederholungsmarken

Obwohl die Bösgläubigkeit im Einzelfall zu beurteilen ist und von verschiedenen Faktoren abhängt, sollten die folgenden Aspekte aus Sicht eines Markeninhabers/-anmelders berücksichtigt werden, um das Risiko eines Vorwurfs der Bösgläubigkeit zu minimieren:

• Vermeiden Sie eine erneute Anmeldung kurz vor Ablauf der Benutzungsschonfrist der älteren Marke, jedenfalls dann, wenn sowohl das Zeichen als auch das jeweilige Waren- und Dienstleistungsverzeichnis identisch oder sehr ähnlich ist.
• Verringern Sie das Risiko weiter, indem Sie das Zeichen der Marke modernisieren oder ändern, insbesondere wenn es sich um ein Logo oder eine Bildmarke handelt.
• Bereiten Sie sich darauf vor, gegebenenfalls eine legitime wirtschaftliche Logik nachweisen zu müssen, indem Sie eine plausible Erklärung für die erneute Anmeldung vorlegen (z. B. Modernisierung der Marke, Ausweitung der Geschäftstätigkeit und ggf. den Grund, warum eine frühere Marke nicht verlängert wurde), und halten Sie ausreichende Nachweise bereit (z. B. Unterlagen wie interne Präsentationen über Ihre Anmeldestrategie, Dokumente, die Expansionspläne, Jubiläen oder neue Projekte, die eine aktualisierte Marke erfordern, belegen).
• Sofern es eine Option ist, sollten Sie erwägen, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Wiederholungsmarke zu ändern, indem sie es einschränken und spezifizieren.
• Gegebenenfalls – sofern möglich – empfiehlt es sich auch, die Bekanntheit der Marke nachzuweisen, da dies gegen eine Umgehungsabsicht hinsichtlich der Benutzungsschonfrist sprechen kann.

Im Lichte der jüngsten Rechtsprechung zu Wiederholungsmarken ist es wichtig, Markenanmeldungen vorausschauend zu planen, und daher dringend zu empfehlen, eine durchdachte Strategie für die Anmeldung von Marken zu entwickeln.

6. Markenstrategie als Schlüssel zum Erfolg – wir können helfen

Dieser Artikel kann nur einen kurzen Überblick zu dem vielschichten Thema von Wiederholungsmarken und dem darauf gerichteten Einwand der Bösgläubigkeit bieten. Die jüngsten Entscheidungen im Rahmen des EU-Rechts unterstreichen jedoch die Bedeutung einer durchdachten Markenstrategie, um zeit- und kostenaufwendige Verfahren aufgrund einer angeblichen Bösgläubigkeit und insbesondere das Risiko einer (Teil-)Nichtigerklärung einer EU-Marke aufgrund von Bösgläubigkeit zu vermeiden.

Bei der Beratung zu Markenstrategien und bei Fragen rund um dieses Thema stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.